國浩案例|深圳某公司與美國某公司商業秘密國際仲裁暨337調查案

➤ 編者按

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國浩優秀案例評選活動火熱進行中,由國浩長沙合夥人金笑等經辦完成的《深圳某公司與美國某公司商業秘密國際仲裁暨337調查案》是一起少見的國內中小企業主動向美國大型公司發起智慧財產權維權並取得勝利的案件,具有典型意義。

本案中美國某公司利用與深圳某公司合作過程中獲取的技術秘密,在美國提出一系列專利申請,並先發制人在香港國際仲裁中心(HKIAC)對深圳某公司提起了仲裁。之後,深圳某公司在律師團隊的幫助下,以侵佔商業秘密為由對美國公司提起了反請求,並最終獲得勝訴。

01

案情簡介

(一) 第一階段:收到仲裁通知,被控違反獨家權和保修義務

2015年5月,美國某公司(以下簡稱「美國公司」)以深圳某公司(以下簡稱「深圳公司」)違反獨家權和保修義務為由對深圳公司向香港國際仲裁中心提起仲裁,聲稱其是製造某種LED顯示屏面板技術的持有人,與深圳公司於2013年11月21日簽署了供應商協議(Supplier Agreement)。根據該協議,深圳公司為美國公司製造一種名叫「New Technology Products」的LED顯示屏面板(以下簡稱「新面板」),美國公司向深圳公司提供這種面板的參數及技術資訊、並擁有新面板推廣、銷售的獨家權。深圳公司從2015年3月起開始對國際市場上的LED 顯示屏面板的客戶進行大規模的郵件營銷,試圖向第三方銷售新面板。深圳公司銷售和推廣新面板的行為違反了供應商協議中的獨家權規定及保密義務,同時深圳公司拒絕按照供應商協議中的保修條款,為故障面板提供替換品,違反了保修義務。

據此,美國公司請求禁止深圳公司銷售新產品與使用美國公司的技術資訊,並賠償因深圳公司拒絕提供替換面板而造成的損失等。

(二) 第二階段:深入調研事實,合同糾紛轉變為專利申請權爭議

2015年6月,金笑律師接受深圳公司委託,正式參與代理本仲裁案。從仲裁通知來看,如果案件事實如美國公司所陳述的,深圳公司僅僅是「代工」美國公司的產品,那麼Supplier Agreement中的相關安排是有些不太符合常理的。通常在代工的情形下,不會由代工者給予委託生產方一個獨家銷售權。產品既然是由委託生產方研發的,委託生產方理所當然有權對產品進行銷售,它的獨家銷售權是不需要由其它主體來給予,並且委託生產方的獨家銷售權也不應當附加條件,但Supplier Agreement中規定如果美國公司連續兩個季度未能達到約定的購買額,將失去獨家權。

律師就前述疑點與深圳公司進行了詳細溝通,發現:1.Supplier Agreement中的新面板,是由深圳公司獨立研發的,美國公司沒有提供任何技術幫助。美國公司在2013年6月新面板即將研發完成的時候,要求成為新面板的全球獨家銷售商,並承諾了較高的每季度的銷售額。深圳公司為獲得穩定增長的訂單,因而同意了將新面板的獨家銷售權授權給美國公司。在Supplier Agreement簽署後,美國公司以各種理由向深圳公司索取了大量關於新面板的技術資訊。2.因為Supplier Agreement中獨家權的限制,深圳公司不能向第三方銷售面板。在簽署合同後長達一年多的時間裡,美國公司沒有一個季度達到了Supplier Agreement中約定的購買額,深圳公司也因此陷入了非常嚴重的經濟困境,不得不選擇開始向其它客戶銷售新面板。

在仲裁通知中,美國公司聲稱已向美國專利商標局(以下簡稱「USPTO」)提出關於「新面板」的專利申請,待專利授權後,保留對深圳公司提出專利侵權的權利。律師即在USPTO網站上對美國公司的專利狀況進行持續檢索,發現:2015年7月14日公開的6項與LED面板相關的臨時專利申請中,有5項包含了大量的新面板的圖紙,這5項與新面板相關的臨時專利申請最早的申請時間是2014年7月16日。此外,還發現了以上述5項臨時專利為基礎的15項專利申請,並且2項專利申請已獲得授權。專利的檢索結果使得整個已經正在進行的仲裁案件出現了根本性的轉變——整個案件已經從一個普通合同糾紛而轉變為一個關於專利申請權爭議的案件。

(三) 第三階段:提出反請求,主張美國公司構成侵佔商業秘密獲勝

深圳公司於2015年9月29日以美國公司違反Supplier Agreement中的保密義務侵犯了深圳公司的商業秘密為由向HKIAC提出反請求,主張美國公司構成侵佔商業秘密,要求將所有關於新面板的專利裁決歸深圳公司所有,並要求美國公司賠償損失3,253,062.76美元並承擔仲裁費及律師費。

雙方隨後陸續進行了關於商業秘密侵權問題的證據開示,交換證人證言和專家報告,反駁證人證言等。2016年9月28日至10月1日,HKIAC進行為期四天的庭審(Oral Hearing),最終仲裁庭認定美國公司違反了德克薩斯州商業秘密法及雙方簽署的保密協議中所約定的保密義務,構成侵犯深圳公司商業秘密,美國公司應向深圳公司賠償1,073,441.49美元。

(四) 仲裁後續:成功應對關聯337調查案

2018年3月27日,律師發現香港仲裁案的申請人美國公司依據《美國1930年關稅法》第337節規定向美國美國國際貿易委員會(ITC)發起337調查,指控11家中國企業出口、銷售的LED顯示屏及元件侵犯其專利權,請求ITC發佈普遍排除令和禁止令。而美國公司聲稱被侵權的兩項專利,即為在HKIAC仲裁案中仲裁庭認定「使用」了深圳公司商業秘密的專利。本案律師與HKIAC仲裁案中的美國律師參加了2018年4月由中國機電進出口商會組織應對此次337調查,並與其它參與的美國律所共同討論了對此次337調查的應對策略。在代理337調查案的過程中,由於有本案的經驗基礎,律師在證據開示(Discover)和證言採集(Deposition)中要求美國公司及其總裁披露涉案兩項專利權屬爭議的所有訴訟和仲裁檔案。在經歷這兩個程序後不久,美國公司向美國ITC申請撤回了337調查案件。2019年2月21日,美國ITC做出裁決,同意美國公司撤回337調查案件。

02

代理思路

(一) 關於專利問題的反擊:奪回專利?還是申請專利無效?或是主張侵犯商業秘密?

1. 溯源程序(Derivation Proceeding)

經過諮詢美國專利律師、查閱相關美國法律,律師發現2011年9月16日最新修改的《美國發明法案》(Leahy Smith America Invents Act)新增了溯源程序(Derivation Proceeding)[注1]。此程序主要用於解決存在爭議的專利申請,判斷先申請人的發明是否源自後提交申請的發明人,進而確認該項專利申請的真正發明人,從而保證發明人享有對該發明創造申請專利的權利。該程序的設立,在於保證專利權只授予真正做出該項發明創造的人或是與發明人直接相關的其它主體,防止因欺騙或其它不正當行為獲得專利授權。相比美國專利法中傳統的牴觸程序,溯源程序保證了在先申請制度下[注2],真正發明人的利益不受損害。

從美國專利法的相關規定來看,深圳公司可以啟動溯源程序來奪回關於新面板的專利申請。但必須滿足以下條件:第一,深圳公司必須就同樣的權利要求提出專利申請;第二,深圳公司必須證明自己是專利的真正發明人;第三,深圳公司必須證明美國公司在先申請是源自(derive from)深圳公司;第四,深圳公司必須在美國公司關於新面板的專利申請公開後一年內啟動溯源程序。

以上四個要件中,深圳公司關於新產品的研發記錄可以支持第二項要件;深圳公司通過郵件向美國公司提供新面板的包括圖紙在內的技術資訊的郵件可以支持第三項要件。但是要想啟動溯源程序,深圳公司還需要就同樣的權利要求在美國提出專利申請,以符合第一項要件。在仔細分析美國公司的專利申請後,律師初步判斷,如果想要較全面覆蓋新面板的技術特徵,深圳公司至少需要提交2-3個專利申請,而在美國的專利申請最遲需要在2016年7月14日前提交。深圳公司關於新面板的研發是在國內進行的,因此在向提交專利申請前又必須先在中國提交專利申請。

此外,目前啟動溯源程序案件少、成功率難以判斷。經過諮詢多位美國專利律師得知:由於溯源程序是2011年新《美國發明法案》中設置的程序,本案之前啟動溯源程序的案件大約僅有6件,已經有結果的一半案件中,啟動溯源程序的一方都未能成功主張專利申請權。這就意味著溯源程序的成功率令人擔憂,至今為止未能有成功案例說明溯源程序的複雜性,也無法為本案提供舉證或其它方面的指引。

2. 專利無效程序

鑑於溯源程序的複雜性和成功率的不可預知性,律師不得不考慮採用專利無效的方式。根據新美國專利法,通過行政手段無效專利有兩種制度,一種是雙方重審制度(Inter Partes Review),一種是授權後重審制度(Post Grant Review),兩種制度在可以提出的專利無效理由、啟動時間方面有所不同,具體區別如下:

深圳公司只要提交在2014年7月16日前新面板在先銷售的證據,美國公司在美國關於新面板的專利申請即非常有可能被無效。專利被無效的後果是,美國公司不再擁有專利權,但同時深圳公司也將無法擁有對新面板的專利權,也將導致無法禁止他人在美國使用和銷售與新面板類似的產品。

3. 侵佔商業秘密

從前述分析可知無論是溯源程序還是專利無效程序,都不能彌補因美國公司搶先申請專利而給深圳公司造成的損失。律師開始考慮深圳公司是否能針對損失尋求索賠的問題。

經過再三分析,律師認為可能的索賠理由只有一個,即侵佔商業秘密(Misappropriation of Trade Secret)。在本案中商業秘密侵佔成立大體需符合三個要件:

(1) 美國公司在專利申請中描述的新面板的技術方案構成商業秘密。根據《德克薩斯州統一商業秘密法》(《Texas Uniform Trade Secrets Act》),商業秘密須具備價值性、保密性、秘密性。新面板不同於市場上其它面板的技術優勢足以說明新面板的技術方案的價值性。深圳公司在公司內部對於新面板的圖紙和技術資料的嚴格管理措施,以及深圳公司在與美國公司簽署Supplier Agreement之前拒絕向美國公司提供新面板的事實能夠表明這些技術資訊的保密性。秘密性,即不為公眾所知悉。在美國公司申請美國專利前,深圳公司一直沒有在自己公司網站上公開過新面板,更沒有向其它客戶披露過關於新面板的任何技術資訊,因此關於新面板的技術資訊在美國公司申請美國專利前一直處於秘密狀態。雖然在美國公司申請美國專利前,深圳公司曾向美國公司出售過少量試產的新面板用於測試,但深圳公司與美國公司之間存在有保密義務,因此深圳公司向美國公司的銷售行為不會導致這些關於新面板的技術秘密喪失秘密性。律師判斷,美國公司為了避免他們關於新面板的專利被無效,應該不會主動提出上述專利申請前新面板銷售的事實。

綜上可知,新面板的技術資訊基本符合價值性、保密性、秘密性三個要件,構成商業秘密。

(2) 美國公司從深圳公司處獲取了相關技術資訊。在本案中,美國公司與深圳公司之間往來的大量郵件能體現出美國公司向深圳公司索取技術資料、深圳公司向美國公司提供技術資料。

(3) 美國公司使用或披露了商業秘密。美國公司在其美國專利申請中不僅包含了大量新面板的圖紙,而且其專利的權利要求中也包含了大量的新面板的技術特徵。美國公司提交專利申請的行為,構成對深圳公司關於新面板的技術秘密的「使用」和「披露」。

(二) 仲裁程序中的保密措施——保護令(Protective Order)

1. Protective Order 文字的達成

本案最大的爭議焦點在於新面板是由誰研發的,深圳公司為證明新面板由自己研發,必須提交關於新面板的研發資料和特殊生產工藝,而這些是美國公司尚未掌握的核心技術秘密。如果按照通常程序進行證據交換,就有可能造成商業秘密的「二次洩密」。

對於這種情形,在國內涉及商業秘密的民事審判實踐中,有些法院的處理方式是[注3]:第一,對證據展示採取對等原則,即原告在舉證商業秘密材料時向被告展示到什麼程度,被告也應該向原告展示到什麼程度;第二,對證據材料採取逐層開示原則,即將涉及商業秘密的技術資料分為外圍技術和核心技術,每部分具體又可分為若干層次,然後按照對等原則,從外到內,層層開示,層層質證,展開的層次以足以認定被告侵權與否為限;第三,對證據材料有限的交換原則。為避免當事人掌握對方當事人的書面商業秘密資料而導致商業秘密傳播的失控,在證據交換的方式上,有些法院採取不在當事人之間交換核心技術資料的做法,而要求各方當事人到法院閱卷,在法庭組織下進行證據開示並質證的做法。

為了防止「二次洩密」,律師最開始向仲裁庭提出請求:允許雙方先向仲裁庭提交證據,由仲裁庭根據案件的進程再逐步向雙方交換證據,且對於深圳公司提交的設計核心技術證據暫時不向美國公司做披露。但仲裁庭立即否定了這些請求,仲裁庭認為不向另一方交換證據勢必剝奪了另一方對證據進行回應的權利,有悖公平原則;但考慮到律師提出的保密原則,仲裁庭可以發佈一項Protective Order,作為對於本次仲裁程序的保密措施;仲裁庭會提供一個適用於美國法院的Protective Order,具體條款及內容需要由雙方當事人來合意達成。

在原有的Protective Order文字中,保密資料僅有一種類型,即標有「CONFIDENTIAL」的檔案,凡是標記有「CONFIDENTIAL—SUBJECT TO PROTECTIVE ORDER」的任何檔案,各方當事人(包括律師、及律師事務所的僱員、專家證人)不得向他人披露也不得自行使用。

但律師認為這樣的保密措施仍會造成深圳公司技術秘密的「二次洩密」,因此增加了一種保密資訊的類型——「HIGHLY CONFIDENTIAL」,這種類型的保密資訊在本次仲裁中只能由仲裁庭、雙方律師、專家證人可以看到,雙方當事人都不能看到,因此這類檔案會打上「HIGHLY CONFIDENTIAL—ATTORNEYS’ & TRIBUNAL’S EYES ONLY」的標記。「HIGHLY CONFIDENTIAL」保密措施的設定,在理想狀態下,既能使雙方律師能看到對方證據以便庭審中進行交叉詢問,又使得對方當事人不能直接接觸到核心技術證據。

美國公司律師收到修改後的Protective Order文字後,也意識到了對於「HIGHLY CONFIDENTIAL」資訊不能向當事人做披露的限制。因此他們也對「HIGHLY CONFIDENTIAL」資訊的範圍增加了限制性規定——被標記為「HIGHLY CONFIDENTIAL」應當是深圳公司未向美國公司披露的技術秘密。因此,將來深圳公司提交的被標記為「HIGHLY CONFIDENTIAL」的資訊是不能主張為深圳公司被美國公司侵犯的商業秘密。

美國公司的這個限制性條款的加入,促使律師必須非常謹慎地考量提交的3300多頁證據的每一頁是否屬於深圳公司被侵犯的商業秘密,如果是,則不能打上「HIGHLY CONFIDENTIAL」的標記;因此如果被標記上「HIGHLY CONFIDENTIAL」,那麼該頁證據中包含的內容將不可能被主張為被侵犯的商業秘密。所以,律師必須一方面進行著證據保密定級的工作,另一方面同時進行著深圳公司被侵犯的商業秘密點的總結。最後根據美國公司關於新面板的專利申請中公開的內容,律師羅列了五方面共13項商業秘密。經過庭審的檢驗,本案律師對商業秘密點的總結以及每一份證據保密等級的劃分沒有讓對方從技術上找到反駁理由。

2. Protective Order對證據提交的影響

Protective Order中保密措施不僅針對雙方提交的證據,而且還針對接下來的證人證言和專家報告,甚至是後來的庭審。在律師提交的三份證人證言中,其中有兩份證言主要講述新面板的研發思路和過程,其中必然有設計美國公司原來並不知曉的核心技術秘密。專家報告中一個重要的部分是從雙方所提交的關於新面板的技術資料來判斷哪一方更有可能是新面板的真正研發方,也必然有對一些深圳公司提交的核心技術資料的引用和評述。因此,律師在提交證人證言和專家報告時做了兩個版本,一個版本標記上「HIGHLY CONFIDENTIAL—ATTORNEYS’ & TRIBUNAL’S EYES ONLY」,這個版本只能美國公司的律師和專家能看;而另一個版本把一些涉及核心技術的內容進行了塗黑(Redacted)處理,標記上「CONFIDENTIAL—SUBJECT TO PROTECTIVE ORDER」,這個版本美國公司可以看到。

在開庭前,雙方交換了Pre-hearing brief後,律師發現美國公司提交過的證據中也有一些塗黑部分,主要是一些美國公司維修票據。票據上的維修內容和進行維修的人被塗黑後,無法判斷這些被塗黑的票據是否與深圳公司出售給美國公司的新面板維修有關,是否是合理的維修費用。但美國公司並沒有準備兩個版本,為此律師向仲裁庭提出了異議,仲裁庭要求美國公司向深圳公司的律師提供沒有塗黑的維修票據。

3. Protective Order對庭審的影響

雙方提交的檔案、證人證言、專家報告中,只有深圳公司提交的證據真正因涉及核心技術秘密而有「HIGHLY CONFIDENTIAL」部分,因此當美國公司的律師針對深圳公司的反訴對深圳公司的證人進行交叉詢問時,需要時刻注意盤問的內容是否涉及「HIGHLY CONFIDENTIAL」的內容,如果有,深圳公司代理律師必須及時提出異議,要求美國公司的證人暫時離場。

(三) 證據開示(Discovery)

1. 證據開示制度的意義

證據開示(Discovery)是英美法系民事訴訟中「允許一方當事人通過他方當時人來獲得案情的一種程序。證據開示幫助訴訟當時人在民事案件中為開庭做準備」。[注4]

2. 證據開示的規則和具體流程

在本案中,證據開示程序無疑是對中國的當事人和律師的一項重大挑戰之一。本次仲裁中進行了兩次證據開示:一次是在2015年11月29日,關於美國公司請求中涉及的獨家權和保修兩個問題;一次是在2016年2月29日,關於深圳公司反請求的商業秘密侵權。

律師在Request to produce中列出了大量美國公司需要證明自己是新面板研發人的檔案,如新面板的原始圖紙、研發過程資料、新面板的測試檔案、美國公司的研發和生產面板的設備及場地,以及美國公司向深圳公司提供新面板技術資訊的證據。如果美國公司真的是新面板的研發方,這些檔案理應持有,美國公司無法對這些檔案出示請求提出反對。此外,從前期的美國公司提交的證據中律師發現美國公司主張是新面板雛形的Ultrapanel與深圳LJ公司(國內一家大型LED面板製造商)的專利非常相似,很有可能就是由深圳LJ公司製造,美國公司向其購買的。因此,律師要求美國公司提供與深圳LJ公司所有的郵件往來記錄以及雙方合作檔案,後來的確找到了美國公司和深圳LJ公司於2008年簽署的面板購買合同,這為後來主張美國公司不具備面板研發能力提供了有利的證據支持。

如前所述,第二次證據開示的檔案由於涉及技術秘密,所以雙方是在仲裁庭發佈了Protective Order後才提交。本案律師將第二次證據開示中的3200多頁檔案分成了三類:標記為「HIGHLY CONFIDENTIAL」,標記為「CONFIDENTIAL」,以及沒有打任何標記即不需要採取保密措施的檔案。所有的檔案必須以PDF格式提交,並且在檔案右上角打上檔案的連續編碼,便於日後證據的引用。美國公司則提交了3800多頁證據,且絕大多數檔案與案件沒有關係,甚至還夾雜了大量LED顯示屏上播放廣告的檔案,經過篩查發現大約只有10%的證據與Request to produce有關。事實上這就是美國公司應對證據開示程序的策略之一——海量戰術,即提交大量無關檔案,並將所有檔案順序全部打亂,為對方找到有用檔案製造障礙。

03

案例點評

(一) 只要足夠專業,螻蟻也能撼動大象

在本案中,美國公司的母公司是美國行業內排名TOP10的廣告公司,而深圳公司僅是一家在國內中高端領域有自主研發能力的小型企業。兩家公司經濟實力懸殊,而國際仲裁具有費用高昂的特點,往往被稱為「富人的遊戲」。但深圳公司作為佔理的一方,包括律師團隊、專家證人、事實證人以及翻譯在內的所有訴訟參與人都抱著不論如何都要為中國企業維護合法權益的信念,齊心協力,在本案中投入了大量的精力,才逐漸改變了案件中雙方的力量對比狀況。

首先,深圳公司所聘請的律師團隊在智慧財產權領域的專業知識和執業經驗更佔優勢。此次仲裁中的核心問題是關於專利所有權和商業秘密的,美國公司聘請的兩家律師事務都不是專精智慧財產權領域的律師。反之,代表深圳公司的律師團隊成員則由兩名中國智慧財產權律師和一名美國專利律師組成,在智慧財產權領域經驗豐富。

其次,深圳公司對解決方式的選擇也是本案的制勝關鍵。如前所述,面對本案深圳公司可以選擇的三種途徑,律師團隊對每一種途徑都進行了詳細深入的調查分析,試圖尋求其中成功率最高的方式。事實上,溯源程序和專利無效程序在表面看來,都是相當不錯的選擇,深圳公司所持有的證據似乎在這兩種方式中都有很高的制勝可能,律師團隊則進行了詳細考察,從溯源程序的複雜和不確定性以及專利無效可能對深圳公司的長遠影響出發否定了這兩種方式,最終選擇了最為快速且直接可獲得賠償的第三種方式。筆者認為,這點也對其餘中國企業的海外應訴有著重要的借鑑意義,敦促企業在應訴時,慎之又慎,選擇最妥適的解決方式,獲取最大化的收益並避免遭受不必要的損失。

最後,最重要的一點是深圳公司律師團隊在技術問題上投入了大量精力。自接受委託介入案件後即開始對案件中涉及到的三種面板的技術特徵進行充分的研究和總結,幫助深圳公司整理出了新面板的詳細研發經過以及完整的研發證據。律師團隊通過大量的研究分析,對各項技術問題均有透徹的理解,從而才能與深圳公司的專家證人進行充分討論,並對專家報告的撰寫提供了建設性意見。相反,美國公司律師對技術問題的分析和理解顯然是準備不足、不夠充分的,在仲裁過程中幾乎迴避了所有關於核心技術問題的爭論。

(二) 企業開展海外業務,必須要有海外專利佈局意識

專利風險已經成為中國產品出口海外的最大風險。中國企業應在產品出口前對目標地進行與產品相關的專利盡職調查,以評估產品出口後所存在的潛在專利侵權風險,並應當提前2年左右在目標國家進行專利佈局、購買相應的專利等,然後再將產品銷售至目標地。這樣不僅可以有效地避免專利侵權風險,使自己的產品能夠暢通無阻地進行銷售;而且可以有效地防止自己的產品技術被模仿,甚至被剽竊。

(三) 中國企業必須重視研發資料的管理和保存

在本案中,深圳公司律師團隊在第二次證據開示前花了三個月的時間幫助深圳公司來蒐集和梳理零散的研發資料。很多中國企業缺乏對研發資料的歸檔和管理,各種檔案往往散落在不同的部門,而且不注意保存研發過程的產品研發記錄,而事後需要時再去搜集研發過程的證據時往往事倍功半。

研發資料和記錄對於有意拓展海外業務的中國企業來說至關重要:一是對於先發明制的美國,符合法律要求的、有效的研發記錄將有助於美國相關機構確定發明日和發明人,在專利申請和專利訴訟中用來提出針對先申請者的異議,以爭取獲得專利申請權或避免遭遇訴訟拖累。二是幫助企業保護其商業秘密,在出現研發人員跳槽到競爭對手並將技術秘密帶走的情況,可以用研發記錄證明技術秘密為本公司研發創造並擁有,以控訴對方侵犯了本公司所有的商業秘密。

(四) 應當積極應對才能在海外糾紛獲得公平結果

對於我國當下或未來準備長期立足於海外市場的技術密集型企業,應在產品準備出口時即做好可能面臨專利侵權訴訟或美國337調查的心理準備,並做好應對時相關資金上的安排。因為屆時一旦發生面臨專利訴訟或337調查的情況,中國企業將需要支付高額的訴訟費用和律師費。消極迴避,甚至在相關程序中缺席,只會導致在相應程序中的不利結果,致使中國企業面臨高額的賠償金,甚至中國企業的產品永遠被排除在該國市場之外。中國企業目前在美國337調查中的敗訴率極高,究其原因,主要是因為很多中國企業在面臨337調查時心生恐懼,認為自己不可能勝訴,從而選擇了逃避和缺席。律師認為,當海外智慧財產權糾紛發生時,涉訴中國企業不應當有畏懼心理,應當勇敢、積極面對,一方面充分了解已涉訴的爭議中的規則,全面準備、積極應訴,並利用程序性規定爭取更多的蒐集證據的時間;另一方面應儘可能針對對方提出反訴或啟動專利無效程序,從而化被動為主動,增加更多制勝可能。

04

專家推薦

壽晶晶

中國智慧財產權研究會諮詢部部長

國家海外智慧財產權糾紛應對指導中心主任助理

以往的涉美智慧財產權案件中,我國企業總是處於被動地位,應訴率及勝訴率低,本案在面臨事實複雜不清、涉案專利技術艱深、「二次洩密」問題突出等諸多難點的不利情形下,仍舊取得了勝訴,足以體現律師在涉外智慧財產權領域中的專業性和鑽研精神。承辦律師在紛繁複雜的事實中抽絲剝繭,挖掘並緊緊抓住對方獲取中國企業技術秘密並在美國搶先申請專利的這一關鍵性事實,推動案件從普通商事合同糾紛案轉變為專利權屬以及商業秘密侵佔爭議案。為證明中國企業才是涉案專利的真正發明人,律師團隊深入了解並梳理了涉案產品的研發背景和經過,準確歸納出涉案產品的技術秘密點,幫助企業整理出完整的研發證據。在維權路徑的選擇上,律師團隊全面衡量了溯源程序、專利無效程序及主張侵佔商業秘密三種潛在路徑的利弊,同時考量到當事人的經濟情況和現實需求,選擇了以侵佔商業秘密為由尋求索賠的最佳道路。在案件審理過程中,承辦律師通過申請保護令(Protective Order)這一保密措施也很好地避免了中國企業的涉案產品的技術秘密「二次洩密」問題的發生。本案在涉外智慧財產權糾紛案件中具有極高的借鑑價值,律師在事實剖析、技術研究與歸納、當事人利益最大化等法律適用、方面都做到了精益求精,也為類似案件提供了新思路、新方法。

更重要的是,本案對我國企業海外智慧財產權維權而言具有極大的積極意義。本案是對美國對中國企業智慧財產權侵權無端指控的一次有力回擊,併為後續337系列調查案件的順利解決奠定了基礎,極大振奮了我國LED行業等科技企業自主研發的信心和士氣。在全球市場競爭愈發激烈的背景之下,智慧財產權保護對我國企業產品走向海外的重要性已經不言自明,本案的成功經驗也無疑為我國企業的海外智慧財產權維權打開了一個新局面。

05

律師介紹

金笑

國浩長沙合夥人

國威廉瑪麗學院法學碩士、瑞典斯德哥爾摩大學法學碩士。擔任國家智慧財產權局國家海外智慧財產權糾紛應對指導專家,湖南省人民政府法律顧問,中國國際貿易仲裁委員會網上爭議解決中心域名爭議解決專家,英國特許仲裁協會(CIArb)正式Member、英國CEDR(有效爭議解決中心)認證調解員。主要執業領域包括智慧財產權、國際仲裁和跨境投資,在複雜的智慧財產權訴訟領域尤其是境內外平行智慧財產權爭議解決有著豐富的經驗,其代理的多起智慧財產權案件被最高院、北京高院、湖南高院、廣西高院等法院評為典型案例。

註釋及參考文獻:

[1] See American Invents Act (H.R.1249), in the amended section 3. First Inventor to File, 135§。

[2] 在2011年9月16日前,原來的美國專利法採取「先發明制」,而非大多數國家採取的先申請制。「先發明制」強調確認最先完成發明創造的人,並保證該發明人對其發明創造的專利申請權。2011年新的美國專利改革法案確立了「發明人先申請制」,其關鍵在於確認真正的發明人,並在滿足相關法律要件下,保證真正的發明人最先提出專利申請。

[3] 參見上海市第二中級人民法院民五庭:《審理商業秘密侵權案件的幾點做法》,載上海市第二中級人民法院網站,http://www.shezfy.com/view.html?id=3170,最後訪問日期:2023年3月9日。

[4] 參見(美)彼得-G-倫斯特洛姆編,賀衛方等譯:《美國法律詞典》,中國政法大學出版社1998年版。

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